§ 2. Зобов'язально-правові способи придбання і використання виключних прав і ноу-хау

щодо передачі виключних прав

У рамках зобов'язань використовуються тільки реально існуючі (що виникли, оформлення, набуті) виняткові права. Вони реалізуються як один з видів майна шляхом їх поступки (переходу) або передачі (надання) за договором.

Правовласник може поступитися всі свої права або їх частину. Наприклад, власник патенту може поступитися отриманий патент будь-якій фізичній чи юридичній особі, зареєструвавши договір про відступлення під страхом його недійсності в Роспатенті (п. 5 ст. 10 Патентного закону) (1).

---

(1) Порядок реєстрації детально регламентують Правила реєстрації договорів про передачу виключного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, товарний знак, знак обслуговування, зареєстровану топологію інтегральної мікросхеми та права на їх використання, повної або часткової передачі виключного права на програму для електронних обчислювальних машин і базу даних, затверджені Наказом Роспатенту від 29 квітня 2003 р. N 64 / / БНА федеральних органів виконавчої влади. 2003. N 36; 2004. N 1 (далі - Правила реєстрації).

Окремі закони жорстко регламентують форми передачі виключних прав. Наприклад, п. 1 ст. 13 Патентного закону допускає використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка будь-якою особою, що не є патентовласником, не тільки "лише з дозволу патентовласника", але і "на основі ліцензійного договору". Різні види ліцензійних договорів дійсно служать основними формами реалізації виняткових патентних прав.

Разом з тим ці права, як і майнові авторські, суміжні права та права на засоби індивідуалізації, передаються (з дотриманням вимоги державної реєстрації) також в рамках багатьох інших цивільно-правових договорів. Право використання об'єктів виняткових прав надається правовласником користувачеві за договором комерційної концесії (договором франчайзингу) відповідно до ст. ст. 1027 - 1040 ЦК (1), а довірчого керуючого передається за договором довірчого управління майном (ст. ст. 1012 - 1026 ЦК) (2). Виключні права є одним з об'єктів довірчого управління за прямою вказівкою п. 1 ст. 1013 ЦК. Вони також можуть передаватися за договором в управління на колективній основі (3).

---

(1) Детальніше про це договорі див. гл. 53 цього тому підручника.

(2) Детальніше про це договорі див. гл. 58 цього тому підручника.

(3) Детальніше про це див § 3 гл. 50 цього тому підручника.

Виключні права можуть переходити також за договором купівлі-продажу підприємства як майнового комплексу, що включає права на фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування й інші засоби індивідуалізації продавця та його товарів, робіт або послуг, а також належні йому на підставі ліцензій права використання таких засобів (п. 2 ст. 559 ЦК). Вони можуть бути надані за договором оренди підприємства з передачею орендарю прав орендодавця на позначення, індивідуалізують його діяльність, та інших виключних (наприклад, патентно-ліцензійних) прав (п. 1 ст. 656 ЦК).

Виключні права можуть бути подаровані (п. 1 ст. 572 ЦК), реалізовані при їх продажу з публічних торгів в якості предмета застави (п. 1 ст. 336, ст. Ст. 349, 350 ЦК) або при продажі підприємства боржника при зовнішньому управлінні або конкурсному виробництві (ст. ст. 109 - 111, 139 Федерального закону від 26 жовтня 2002 р. N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)") (1).

---

(1) СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 18, 46; N 44. Ст. 4471 (далі - Закон про неспроможність).

Ці права можуть бути також предметом шлюбного договору. До спільної власності подружжя згідно законному режиму їхнього майна відносяться лише доходи кожного з подружжя від використання результатів інтелектуальної діяльності (п. 2 ст. 34 Сімейного кодексу РФ). У шлюбному ж договорі подружжя має право встановити будь-який режим власності (спільної, часткової або роздільної) на все майно, включаючи виключні права кожного з них (абз. 1 п. 1 ст. 42 Сімейного кодексу РФ).

2. Класифікація договорів про придбання і використання

виключних прав і ноу-хау

Різні договори, в рамках яких виникають і реалізуються зобов'язання з використання виключних прав і ноу-хау, мають істотні відмінності. Насамперед, одні з договорів, що оперують з винятковими правами, цілком присвячені їх передачі або створення об'єктів і передачі прав на їх використання, а інші - тільки частково.

До перших належать:

- авторські договори;

- договори про передачу суміжних прав;

- патентно-ліцензійні договори;

- договори про використання прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників.

Значною мірою до цієї групи примикають також договір комерційної концесії (договір франчайзингу) і договір довірчого управління винятковими правами, а також договір про управління цими правами на колективній основі.

Другу групу становлять договори:

- на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДР і ДКР);

- на передачу науково-технічної продукції;

- на продаж або оренду підприємства;

- шлюбний договір;

- оренди виняткових прав;

- договори про їх відчуження при продажу з публічних торгів в якості предмета застави;

- договори про їх відчуження при продажу підприємства-боржника при зовнішньому управлінні або конкурсному виробництві.

Перераховані договори поки поширені не так широко, і виняткові права займають у змісті деяких з них другорядне місце. Проте і цими договорами притаманні в частині, що стосується виняткових прав, загальні особливості правової природи, предмета і форми як самих договорів, так і виникаючих на їх базі зобов'язань сторін.

Самостійне місце займають договори про передачу ноу-хау.

3. Цивільно-правова природа договорів про придбання

і використанні виключних прав і ноу-хау

Договори про придбання і використання виключних прав і ноу-хау разом узяті зовні нагадують договори і купівлі-продажу, та найму (оренди), і підряду.

Його окремі типи і види мають риси подібності з іншими договорами традиційних класів, таких як dare, facere і praestare (про передачу речей, виконання робіт та надання послуг), основними типами яких є купівля-продаж, оренда, підряд і оплатне послуги. Наприклад, до договорів патентної ліцензії цілком застосовна стала традиційною формула "продаж і покупка ліцензій". У той же час тут за договором продається не річ, а ліцензія, тобто право тимчасового возмездного використання винаходу. Чи означає це, що одне виключає інше і ліцензійні відносини повинні трактуватися тільки як відносини найму? Звичайно ні, оскільки наймання і купівля-продаж відносяться до одного класу договорів про оплатній передачі майна та їх ознаки можуть частково збігатися.

Договір патентної ліцензії, навіть потрактований економічно як "купівля-продаж на час" права використання винаходу, має принаймні дві істотні відмінності і від купівлі-продажу, і від оренди речей. По-перше, договір купівлі-продажу (оренди) базується на праві власності продавця (наймодавця). Навпаки, в основі ліцензійного договору лежить виключне право патентовласника. По-друге, за договором купівлі-продажу (найму) передаються речі, одночасне ("подвійне") володіння і користування якими виключені. Об'єкт ж виключного права взагалі не потребує передачі: опис винаходу публікується і доступно кожному. У силу цього він може одночасно використовуватися самим ліцензіаром і, з дозволу останнього, невизначеним числом третіх осіб. Внаслідок названих особливостей до договору патентної ліцензії незастосовні правила законодавства про купівлю-продаж (що стосуються обов'язки продавця зберігати продану річ, передавати її, обумовлювати її недоліки), а також про майновий найм (наприклад, правила про перевірку справності здається в найм майна).

Договір про передачу ноу-хау відрізняється від патентної ліцензії та за своєю правовою основі, і з предмета. В основі передачі ноу-хау лежить не виключне право, а фактична монополія на ноу-хау. Ноу-хау на відміну від запатентованого винаходу не можна використовувати, не отримавши його від володаря. Наслідком цього є необхідність не надання за договором права використання, а передачі самого ноу-хау в повному обсязі. Не менш важлива й інша особливість ноу-хау. Оскільки до його складу входять різні навички, методи і способи, передані у формі виконання певних дій (наприклад, з навчання використовує ноу-хау персоналу), є підстави говорити про наявність у договору про передачу ноу-хау властивостей підрядного договору. Зрозуміло, як і договір патентної ліцензії, договір про передачу ноу-хау суттєво відрізняється і від купівлі-продажу, і від найму, і від підряду в традиційному їх розумінні.

Нарешті, найбільш поширений договір "змішаної" ліцензії поєднує в собі риси і патентної ліцензії, та договору про передачу ноу-хау. Все це дозволяє кваліфікувати договори патентної, "змішаної" ліцензії та договори про передачу ноу-хау як різні типи самостійного класу договорів про придбання і використання виключних прав і ноу-хау.

4. Система і кваліфікація договорів про придбання

і використанні виключних прав і ноу-хау

До числа даних договорів в якості самостійних типів належать насамперед:

- договір про передачу патенту;

- патентно-ліцензійні договори;

- договір про передачу ноу-хау;

- авторські договори.

Враховуючи принципові відмінності в предметі даних типів договорів, в сучасних умовах вже некоректно називати цей клас "договорами про право використання нематеріальних благ" та іменувати ліцензійними як договори про використання виключних прав, так і договори про передачу ноу -хау (1). Оскільки на ноу-хау у його розробника (володаря) немає виключного права, то в назві нового класу договорів опущено слово "право". Таким чином, ця назва охоплює і договори, в рамках яких не передаються виключні права.

---

(1) Див: Зенін І.А. Ліцензійний договір на винаходи та ноу-хау / / Рад. держава і право. 1983. N 6. С. 54, 56.

Термін "ліцензія" застосуємо до договору про передачу ноу-хау тільки в одному сенсі: передаючи матеріали, що містять ноу-хау, його володар дозволяє набувачеві ознайомитися із змістом ноу-хау, тобто надає своєрідну ліцензію на ознайомлення. Однак така ліцензія ніяк не служив формою передачі виключного права, оскільки такого не існує.

У літературі висловлено думку, що договір патентної ліцензії - це договір класу dare (про передачу майна), основним типом якого є купівля-продаж. Договір же про передачу ноу-хау - договір класу facere (про виконання робіт), основним типом якого є договір підряду. Звідси робиться висновок, ніби договір патентної ліцензії та договір про передачу ноу-хау належать до різних класів (1). Спірність цього висновку визначається тим, що в даному випадку за предмет договору про передачу ноу-хау приймається насамперед передача навичок і досвіду володаря ноу-хау. Протилежна позиція полягає в тому, що між ліцензією на винахід та договором про передачу ноу-хау багато спільного, і це дозволяє об'єднати їх в рамках одного договірного типу (2). Тут спірне висновок обумовлений недооцінкою істотних відмінностей в об'єкті ліцензоване права (тобто запатентованого винаходу) і неохоронюваної інформації, переданої як ноу-хау.

 --- 

 (1) Див: Каменово Ц. Ліцензійні договори між господарськими організаціями країн - членів РЕВ (Правова природа, регулювання, колізійні проблеми). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 7 - 8. 

 (2) Див: Knap K.. Der Lizenzvertrag als ein besonderer Vertragstypus / / Gewerblicher Rechtsshutz und Urheberrecht, Internationaler Teil. 1973. N 6/7. S. 229. 

 М.

 --- 

 (1) Богуславський М.М. Правові питання технічної допомоги СРСР іноземним державам та ліцензійні договори. М., 1963. С. 171; Він же. Продаж і купівля ліцензій в СРСР / / Рад. держава і право. 1968. N 5. С. 54. 

 На доказ того, що предметом патентної ліцензії є "само винахід", іноді посилаються на поширені в практиці випадки, коли патент за заявкою взагалі не видається або анулюється через несплату мита (тобто виключне право на винахід не виникає або припиняється) , а раніше укладений ліцензійний договір продовжує діяти. У цих випадках в нього лише вносяться зміни, які стосуються звичайно ціни ліцензії (1). Видається, що у зазначених випадках, як правило, мова йде про так званих змішаних ліцензіях, коли ліцензіат прагне отримати не тільки право використання охоронюваного винаходу, але й додаткову інформацію (ноу-хау), необхідну для його успішного освоєння. Це - типовий змішаний договір (п. 3 ст. 421 ЦК). 

 --- 

 (1) Див: Городиський М.Л. Ліцензії у зовнішній торгівлі СРСР. М., 1972. С. 30. 

 Ясне уявлення про предмет окремих договорів і їх місце в загальній класифікації дозволяє уникнути помилок і непотрібних конфліктів на стадії укладання договорів. Якщо під предметом патентно-ліцензійного договору як його істотною умовою розуміти "сам винахід", то він повинен вважатися укладеним лише за умови передачі ліцензіату всієї інформації про нього без передачі виключного права, тобто дозволу на його використання. Точно так само помилковим в договорі про передачу ноу-хау буде просте зазначення на поступку права на нього без докладного розкриття самого ноу-хау. Оскільки предметом патентної ліцензії є право на використання винаходу, а не сам винахід, найбільшу увагу в договорі має бути звернена на реальне надання ліцензіату цього права, на його підтримку в силі і захист від можливих порушень. У договорі ж про передачу ноу-хау, навпаки, вирішальне значення набувають передача невідомої покупцеві інформації про сутність ноу-хау та дотримання конфіденційності переданих відомостей. 

 В клас договорів про придбання і використання виключних прав і ноу-хау входять і інші договори або їх частини, такі як, наприклад, договори на виконання НДР і ДКР і на передачу науково-технічної продукції. Застосовуваний практично договір на передачу науково-технічної продукції по своєму предмету відрізняється від ліцензійних договорів. Тут право використання не поступається і не оплачується. Передаються лише знання, упредметнені в технічній документації та зразках техніки, а також виробничий досвід. Тому даний договір належить до договорів про надання послуг. Він може бути включений в число договорів про використання виключних прав і ноу-хау, якщо в його предметі мається конфіденційна інформація, передана на умовах ноу-хау. 

 При укладенні та виконанні розглянутих договорів важливо враховувати як ідеальний характер об'єктів виняткових прав і ноу-хау, так і особливості предмета окремих видів договорів. У цьому зв'язку справедливо думку про те, що договори, які передбачають передачу авторських прав, слід відносити до авторських, навіть якщо вони не названі такими. Тому в багатьох випадках, коли норми про передачу авторських прав включаються в цивільні договори купівлі-продажу, оренди, простого товариства та інші, ці договори (у відповідній частині) повинні відповідати вимогам, що пред'являються до авторських договорів. Одне з них полягає в тому, що предметом будь-якого авторського договору є передача майнових авторських прав. 

 Навпаки, договори, які не передбачають передачу авторських прав, не можуть вважатися авторськими, навіть якщо вони названі такими, наприклад договір про видання твору за рахунок автора. Це - типовий підрядний договір: автор оплачує видавництву тиражування свого твору (у вигляді книги) і отримує весь тираж книги в свою власність (1). 

 --- 

 (1) Див: Гаврилов Е.П. Указ. соч. С. 136. 

 Точно так само будь-який дозвіл патентовласника на передачу (надання) третій особі виключного права використання охоронюваного об'єкта має трактуватися як ліцензійний договір. Тому незалежно від того, в рамках яких договорів відбувається передача (або надання, поступка) патентних прав, до відповідних статей цих договорів повинні застосовуватися норми про патентно-ліцензійних договорах. 

 Сказане повністю відноситься і до договорів про передачу суміжних прав і прав на товарні знаки. 

 Додаткова література 

 Бєлов В.В., Віталієв Г.В., Денисов Г.М. Інтелектуальна власність. Законодавство і практика. М., 1997. 

 Дозорців В.А. Інтелектуальні права. М., 2003. 

 Зенін І.А. Інтелектуальна власність та ноу-хау. 5-е вид. М., 2005. 

 Зенін І.А. Товарно-грошова форма науково-технічної продукції / / Питання винахідництва. 1989. N 7. 

 Інтелектуальна власність: Правове регулювання, проблеми та перспективи / / Законодавство. 2001. N 3, 4. 

 Калятіна В.О. Інтелектуальна власність (виключні права). М., 2000. 

 Сергєєв А.П. Право інтелектуальної власності в Російській Федерації. 2-е вид. М., 2004. 

 Інформація, релевантна "§ 2. Зобов'язально-правові способи придбання і використання виключних прав і ноу-хау "

1. § 2. Складові елементи права власності
     зобов'язальних. Російський законодавець включає довірче управління в число зобов'язальних відносин. Здається, проте, що з переходом майна в довірче управління у довірчого керуючого виникають не тільки зобов'язальні права, а й особливе речове право щодо переданого йому майна. На підтвердження сказаного можна послатися на п. 3 ст. 1020 ЦК РФ, який
   
2. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
     зобов'язальні, оскільки неможливо вступати в майнові відносини, не володіючи здатністю стати власником речі. Громадянської правоздатність в рівній мірі володіють всі громадяни. Це не означає, що обсяг конкретних суб'єктивних прав кожного громадянина дорівнює обсягу прав іншого громадянина, але обсяг можливостей мати такі права є рівним незалежно від конкретного обсягу прав
   
3. § 1. Поняття юридичної особи
     зобов'язальні права. Адже можуть існувати й такі юридичні особи, все майно яких вичерпується коштами на банківському рахунку і орендованих приміщенням. Обидві ці позиції об'єднує те, що наявність майна (що розуміється більш-менш широко) розглядається як необхідний атрибут юридичної особи. Але ознакою юридичної особи є, швидше, не наявність відокремленого
   
4. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
     зобов'язального правовідносини позики, виникає між облигационера (кредитор) і особою, що випустила облігацію (боржник). Випуск облігації, як правило, покликаний мобілізувати грошові ресурси для оновлення основного капіталу, заміни обладнання та розширення виробництва. Грошові кошти за договором позики, заснованому на облігації, передаються у власність емітента. Прибутковість облігацій
   
5. Істотними умовами договору про заставу є наступні:
     зобов'язальних. Представляється, що для вирішення цього питання необхідно враховувати, принаймні, дві обставини: по-перше, право застави включає в себе комплекс правомочностей заставодержателя, по-друге, характер прав заставодержателя (права застави) розрізняється залежно від специфіки предмета застави. Безумовно, заставодержатель має зобов'язальними правами. Наприклад, якщо
   
6. 2. Правове становище акціонерного товариства
     зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства. Звідси випливає, по-перше, що акціонерне товариство є комерційною організацією, тобто такою, що переслідує одержання прибутку як основної мети своєї діяльності (п.1 ст.50 ГК РФ), як юридичної особи. По-друге - і це є головною ознакою, що відрізняє акціонерне товариство
   
7. 3. Принципи цивільного права
     зобов'язальне право, і в інших підгалузях цивільного права. Наприклад, згадуваний заборона підприємцю як стороні публічного договору відмовлятися від його укладення по суті являє собою обмеження його договірної свободи. Це ж можна віднести до антимонопольним заборонам, до заборон зловживанням домінуючим становищем на ринку і т. д. Даний принцип лежить і в основі
   
8. 2. Основні розділи курсу цивільного права
     зобов'язального права і становлять другу частину курсу (відповідно другий том підручника). Розділ VII Загальні положення про зобов'язання і договори - присвячений викладу основних положень зобов'язального права: поняття, змістом і виконанню зобов'язань, способам забезпечення їх належного виконання, а також загальному вченню про цивільно-правовому договорі як головної правовій формі
   
9. 3. Об'єкти цивільних прав і цивільні правовідносини
     зобов'язальних або корпоративних прав, але не речових відносин. Результати творчої діяльності, що мають властивості товару, стають об'єктами виняткових прав. Інакше кажучи, певним групам об'єктів цивільних прав відповідають і різні різновиди цивільних правовідносин. З цієї точки зору слід розрізняти об'єкти речових, зобов'язальних, корпоративних (членських) і
   
10. 1. Поняття використання виключних прав (інтелектуальної власності)
      правові форми комерційного використання виключних прав (інтелектуальної власності) та конфіденційної інформації (ноу-хау) у всьому світі щорічно опосередковують оборот в сотні мільярдів доларів. Темпи торгівлі патентами, ліцензіями, авторськими, суміжними правами, правами на товарні знаки та інформацією типу ноу-хау постійно зростають. Посилюється боротьба з інтелектуальним піратством.
    
11. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
      зобов'язального статуту угоди і позовної давності. При цьому зобов'язальний статут угоди визначається за законодавством місця її здійснення, що суперечить встановленим в законодавствах Білорусі, Казахстану, Росії та України колізійних норм, а також підходам, прийнятим в універсальних та регіональних міжнародних конвенціях. Розуміючи невідповідність положень Угоди сучасним
    
12. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
      зобов'язальне право, що виникають при укладенні та реалізації міжнародних комерційних контрактів. Вперше за довгу історію уніфікації права міжнародних контрактів вдалося розробити документ, який знаходить широке застосування в різних сферах міжнародного комерційного взаємодії. У ньому закріплені досягнення різних правових систем, відображені як раніше закріплені в рамках
    
13. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
      зобов'язального права, в цілому збігаються в різних правових системах, що дозволило досягти узагальнення таких принципів у вигляді "приватних" уніфікацій в рамках УНІДРУА та комісії О. Ландо, типових контрактів та інших рекомендацій міжурядових та неурядових організацій. 5. Для вітчизняних учасників міжнародних комерційних контрактів досить важливим є правильне
    
14. 3. Сфера застосування третейської угоди
      зобов'язально-правові відносини, а також інші майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників (ст. 2 ГК РФ). Сюди ж включаються відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність або з їх участю, оскільки такі є різновидом цивільно-правових
    
15. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
      зобов'язальне право цивільного кодексу. , 1924, N 4 (10), стор 72. [132] Я. Канторович. Перша стаття цивільного кодексу. , 1925, кн. 2 - 3, стор 9. [133], текст і коментар під ред. Ал. Малицького, вид. 3. НКЮ УРСР, 1927, стор 8. [134], сб. I. M., 1933, стор 12. [135] П. Стучка. Так зване радянське право. , 1924, сб. I. [136] Див: Л. Дюгі. Загальні
    
16. 3. Межі застосування уповноваженою особою правоохоронних заходів оперативного характеру
      зобов'язальними відносинами. Вони являють собою один з видів правових гарантій, спрямованих на забезпечення належного виконання зобов'язань шляхом надання управомоченной стороні права безпосереднього оперативного впливу на свого несправного контрагента. Сюди належать, зокрема, переклад постачальником платника на акредитивну форму розрахунків або на
    
17. II. Поняття цивільно-правової відповідальності
      зобов'язальних. Якщо заходи самозахисту застосовуються головним чином при захисті речових прав, то заходи оперативного впливу нерозривно пов'язані з зобов'язальними правовідносинами. Вони являють собою один з видів правових гарантій, спрямованих на забезпечення належного виконання зобов'язань шляхом надання управомоченной стороні права безпосереднього оперативного впливу на
    
18. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
      зобов'язального права. Але якщо виходити з визначення, даного А. В. Го-Десом і В. А. Рясенцева, то і ці відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном потрапляють в сферу регулювання права власності, рамки якого, таким чином, розширюються до меж цивільного права в цілому. Вельми своєрідне вирішення цього питання запропонував О. С. ІОФ-фе. На його думку,
    
19. Речові права
      зобов'язально-правових способів захисту речових прав. Речове-правові позови. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Сумлінне і недобросовісне володіння річчю, його цивільно-правове значення. Вимога про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов). Використання віндикаційного і негаторного